商标淡化案例分析（一）
导读：
在本文中，笔者将介绍两个发生在美国的商标淡化案例，并联系我国发生的几个类似案件的分析，希望得出一些对我国商标淡化保护的有益经验。
Mead Data Central，Inc.v.To-
yota Motor Sales.U.S.A..Inc.
案情介绍
原告Mead是以Lexis为商标提供计算机法律研究服务的公司，声称：1972年其主席偶然想到Lexis这个词，Lex是拉丁语中法律的意思，而且IS则是信息系统(1nformation System)的缩写。原告在其领域中通过广告使Lexis成为一个强有力的标记(strong mark)，76%的律师能将Lexis与由原告提供的特定的服务联系起来;但在普通成年人中，只有1%的人能意识到这一点，且在此地1%中，有一半是律师或会计师。法院发现，在古希腊语中， Lexis指词组、单词;在拉丁语中指单词、语言;该词现已纳入英语，意思与原意无大的差别，可在60种普通字典中找到。
被告Toyota Motors是多年的汽车生产厂商，通过其设在美国的分部Toyota Motor Sales进行在美国的经销工作。1987年8月4日宣布将其一条新的豪华小轿车生产线命名为Lexus。在采用这一人为编造的Lexus前，被告获得了有关专家的法律意见：在Lexis与Lexus间绝无冲突。当原告对其使用提出投诉要求停止使用时，被告拒绝了原告的要求。
法院判决
此案在纽约南区法院审理时，法院认定在Lexis与Lexus虽在拼写上有区别，但在日常口语中发音相同;而且，被告的促销活动会使 Lexis形象受损，虽无掠夺性企图，但有恶意侵权的嫌疑。因此认定淡化成立。被告不服，上诉至巡回法院，巡回法院推翻了前判决，认为淡化不能成立。
有关讨论
法院在判决中指出，虽然违反淡化法并不要求对产品的来源造成误认，但标记应相似到足以在两者间引起混淆的程度。考察案中的两标记Lexis与Lexus,Lexis是常见的单词，而Lexus是不常见的;两者在口语中发音相同并不能作为判断相似的标准。在商业使用中， Lexis是印刷体，且没有其他的附加标记;Lexus的字体很有特色，差不多是手写体，并且伴有一个不落俗套的标记，两者不会混淆。
要证明淡化成立，要满足两个要件：
1)原告的商标具有能被淡化的显著特质;2)原告证明淡化的可能性存在。
对于第一要件，巡回法院要求原告的标记具有第二含义 (Secondary meaning)，能在公众头脑中与某实体或其产品紧密相联，仅仅在有限的地理区域或商业区域有一定销售力(Selling Power)通常不能赋予第二含义。 (对这一观点，巡回法院内部存在不同意见，Sweet法官认为，要求一个商标全国性驰名是曲解了法律，他同意地区法院的看法，原告的商标Lexis是可能被淡化的显著商标。)巡回法院的多数意见是，由于Lexis的影响力和显著性仅限于其服务的市场一一律师和会计师，普通大众并不能将Lexis与原告联系起来;再者，原告大量的广告花费在针对律师的专业杂志上，也说明其覆盖面的有限。
对于第二要件，要求原告证明其标记有被淡化的可能。淡化的形式一般有冲淡和污损两种，法院认为本案中不存在污损的情况，因此只考察是否有冲淡存在。法院考虑到“冲淡”是一个空泛的概念，没有给实践断案提供比“淡化”更多一些的指导原则，在判决书中给出了具体的指导性原则，以帮助个案处理：
1)商标的相似性。两标记不一定要完全相同，但两者越相似，越可能存在淡化;在某些情况下，相似性的缺乏直接导致淡化不成立。
2)使用商标的商品的相似性。淡化法并不要求商品的竞争性存
在，但其存在可增加淡化的可能。
3)消费者的辨别能力。消费者的辨别能力越高，淡化的可能性就越小。
4)掠夺性意图。法律并未有此要求，但有理由对其进行估价。这一要素要求被告知道前一商标的存在，并想从对相似商标的使用中获利。当然，善意的使用并不能否定被告应该承担的责任，若无其他因素支持，仍表明冲淡存在。
5)前一商标的知名度。在这里，法院评价的是商标的显著性或其第二含义，而非其名声。有的法官要求商标是极其强有力的，才存在被淡化的可能，而有的法官则要求相对较低。
6)后一商标的知名度。考虑此因素的原因是可能存在这样的情况：后—商标在使用过程中更强大，从而掩盖了前一商标。若发生这样的情况，则是证明冲淡的一个要素。
7)对各因素的平衡。
在本案中，地区法院的发现唯一可能支持淡化成立的是第六项，它预测由于被告广泛的促销活动，其商标Lexus最终可能非常著名，以致于现在未将Lexis或Lexus与任何东西联系起来的大众，在今后会将它们与被告的汽车联系起来，原告的客户在听到Lexis时，首先想到的是汽车。但巡回法院认为，鉴于原告客户所具有的高辨别能力，这一理由也不够强有力，淡化仍不能成立。
这一案件是较为典型的商标淡化案件，法官在其中给出了判断淡化是否成立的指导性标准。由于美国是普通法系国家，先前判例对日后的案件审理有约束力，此案所确立的标准具有法定约束力。当然，在我国这样一个成文法国家则不然。不过，我们可以借鉴其中的一些分析方法，为今后的立法和司法积累经验。
Panavision，Int，1 v.Toeppen
案情介绍
原告是一个有限合伙企业，拥有几个联邦注册商标，包括 Panavision和Panafiex,用于戏剧电影和照相器材上。被告是一位个人，拥有几个已登记的网址，其中包括Panavision.com 和 Pnaflex.com。原告诉称被告违反了州淡化法和联邦淡化法，有联邦商标侵仅和不正当竞争行为。法院查明，被告同时也是另两案中的被告，案情与本案相似，也是将他人的商标登记为网址(American Standard，Inc v.Toeppen， Intermatic，Inc.v.Toeppen)。
法院判决
法院认定被告违反了联邦淡化法和加利福尼亚州淡化法，作出了对原告有利的判决。要求被告立即停业使用或试图使用原告商标的各种行为，包括禁止印刷、张贴、登记注册等等;并要被告将所有形式的标记转交给原告，将已登记的域名转移到原告名下，转交其他所有可能淡化原告商标的资料。
有关讨论
首先，法院认定了原告的商标 Panavision是驰名商标，其经过长期持续使用而获得良好声誉，而且原告也为此商标作了广泛的广告。其次，法院认定被告对原告商标的使用是商业性使用。虽然将其登记为域名本身(若不存在其他理由)并不构成商业性使用，但通过对被告有关行为的分析可看出，被告的生意就是将他人的商标登记为域名，然后将其卖给商标所有人。被告的行为很明显地说明了这一点，他登记了许多其他的公司的商标为域名，因为这些公司都想以其商标作为域名，他可以借机收取费用。一般情况下，公司通过对诉讼费用与付给被告$1300的衡量，往往选择较为便宜的后者，但本案中的原告却选择了起诉。在被告被起诉的其他案件中的情况也是如此。
最后，被告将Panavision作为域名使用淡化了原告的商标。被告的行为与污损、冲淡均不相同，但以现有因特网技术的状况来看，’被告不仅仅是削弱了驰名商标的标记和区别其商品或服务的能力，因此，法院认定，被告的行为阻止了原告在新兴的而且是重要的商业媒体上对其标记的使用，从法律意义上说，是对原告商标的淡化。
这一案件比较值得研究的有两点：一是其与域名有关。驰名商标在因特网上的保护是今后的一个热点问题而且至今为止，发现问题最多的就是将他人的驰名商标抢注为域名。此案是较为典型的，可为我国法院今后的审判工作提供借鉴。二是法院对淡化行为方式的一种新理解：“使驰名商标在某方面完全丧失区别能力”是在冲淡、污损之外的一种淡化方式。这可为我们认定淡化方式提示一个新思路。
以上两案例都是具有代表性的商标淡化案件，可以用商标淡化的有关条款来约束。我国在司法实践中也存在类似的案件，只不过不论是当事人，还是法院，都不将其作为淡化案件处理。本文介绍并分析这两个案例的目的就在于为我国司法实践中，识别淡化案件和审理淡化案件提供一些有用的资料。
(待续)
编辑日期：1999-5
作者：蒋怡
作者单位：北京北斗律师事务所
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