案情:

  2009年4月,某县一消费者到当地工商局投诉,称其购买的多乐士牌油漆在使用后房间内甲醛严重超标。接到投诉后,工商执法人员检查了该消费者提供的多乐士牌油漆,发现在罐体上方醒目位置上标有“多乐士(香港)国际化工”字样,在罐体下方有几行小字,第一行字是“公司地址:香港九龙旺角塘尾道53-55号”,第二行字是“制造商:河东多乐士涂料厂”,第三行字是“厂址:河东经济开发区”。

  工商执法人员在网上查询到,多乐士商标是英国卜内门化学工业有限公司于1987年3月注册在第2类商品上的商标。该公司在中国设有两家子公司,一家是卜内门太古漆油(中国)有限公司,另一家是卜内门太古漆油(上海)有限公司。工商执法人员与卜内门太古漆油(中国)有限公司联系后得知,除上述两家公司外,多乐士商标没有被许可给他人使用。

  分歧:

  对于涉案商品是否构成商标侵权,工商执法人员产生了两种不同意见。

  意见一:当事人行为不构成商标侵权,不能查处。2002年10月16日施行的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(简称《解释》)第一条规定,将与他人注册商标相同或相近似的文字作为企业字号在相同或类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的行为,属于《商标法》第五十二条第(五)项规定的商标侵权行为。根据此规定,将他人注册商标作为企业字号使用构成商标侵权有4个要件:一是文字相同或近似,二是在相同或类似商品上使用,三是突出使用,四是容易使相关公众产生误认。本案中涉案商品只符合一、二、四这三个要件,因为商品上“多乐士(香港)国际化工”几个字的字体、大小都一样,没有对“多乐士”三字予以突出。《国家工商行政管理总局关于开展打击“傍名牌”不正当竞争行为专项执法行动的通知》中也强调,对突出、放大使用企业名称中的字号,构成假冒他人注册商标,侵犯他人注册商标专用权的,可依照《反不正当竞争法》第五条第(一)项或者《商标法》第五十二条的规定认定处理。

  意见二:当事人行为构成商标侵权,应予查处。第一,涉案商品上标注的“多乐士(香港)国际化工”是企业名称,但并未在我国内地注册,即使其注册登记符合香港特别行政区的法律规定,但在我国内地的使用行为违反了有关法律规定,按照知识产权的独立性和地域性原则,应认定为商标侵权;第二,涉案商品制造商标注为“河东多乐士涂料厂”,“多乐士(香港)国际化工”在商品生产、销售中处于什么角色并不清楚,把这个企业名称放在罐体突出位置上使用不合常理,其主观故意十分明显,就是为了搭便车,让消费者误认;第三,当事人以“多乐士(香港)国际化工”为企业名称,将在油漆市场上具有较高知名度的多乐士商标包含其中,在涉案商品上标注,其行为显然具有误导相关公众将涉案商品与多乐士商标联系起来的意图,客观上亦足以在油漆市场上使人对商品来源产生混淆;第四,也是关键一点,《解释》第一条中所说的突出使用,并不限于字号,当事人把含有他人注册商标的企业名称置于商品包装的显著位置,同样构成突出使用。

  笔者同意第二种意见。

  评论:

  很明显,本案的关键在于如何理解《解释》中所说的突出使用。第一种意见认为,突出使用仅指对同为注册商标的字号的突出使用,虽然让人感觉保守,但《国家工商行政管理总局关于开展打击“傍名牌”不正当竞争行为专项执法行动的通知》支持这种意见。第二种意见认为,当事人在标明制造商后又在显著位置上单独以较大字体标注“多乐士(香港)国际化工”,此标志中“多乐士”极具显著性和识别性,容易吸引消费者注意力,系对“多乐士(香港)国际化工”的突出使用,也会产生突出“多乐士”的实际效果,易使相关公众对多乐士商标及其经营者产生误认、混淆,从而使权利人的权益受到侵害,所以其行为构成商标侵权。

  此意见在理论上让人信服,但在相关的法律法规上缺少更为明确的表述。笔者近日查到一个判例,该案涉及的侵权事实与本案基本相同。在该案中,浙江某工业有限公司在其生产的摩托车的产品说明书、合格证及产品外包装上标注产品制造商的同时,又在其产品说明书和外包装显著位置上单独以较大字体标有“日本YAMAHA株式会社”字样,其中YAMAHA是雅马哈发动机株式会社注册在摩托车等商品上的商标。2007年4月25日,最高人民法院对此案作出终审判决,该终审判决认定浙江某工业有限公司的行为构成商标侵权。笔者以为,这个判例可以说明司法界对这个问题的看法。