周颖与汤建英商标权权属纠纷一案

 提交日期:

 2009-09-19 11:53:46

 江苏高院知识产权庭维护

 江苏省高级人民法院

 民事判决书

 (2009)苏民三终字第0008号

 上诉人(原审原告)周颖。

 委托代理人查立新，江苏联盛律师事务所律师。

 委托代理人许建英。

 被上诉人(原审被告)汤建英。

 委托代理人侯文辉。

 委托代理人王剑，江苏东恒律师事务所律师。

 上诉人周颖因与被上诉人汤建英商标权权属纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院（2004）苏中民三初字第0110号民事判决，向本院提起上诉。本院于2009年2月2日受理后，依法组成合议庭，于2009年3月18日公开开庭审理了本案。上诉人周颖的委托代理人查立新、许建英，被上诉人汤建英及其委托代理人侯文辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

 周颖一审诉称，1999年7月12日，苏州市金阊区好得睐美食净菜加工场（以下简称加工场）向国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）申请注册“好得睐”商标，经审定核准，取得第1486391号商标注册证，核定使用商品为第29类，注册有效期自2000年12月7日至2010年12月6日止。加工场系王未于1999年5月28日租赁苏州市西中市81号苏州塑料十二厂房屋后，由章建坤、王未两人共同投资开设。1999年12月25日，周颖、汤建英作为乙方，与章、王两人作为甲方签订协议一份，约定甲方将加工场整体转让给乙方。协议签订后，由汤建英在1999年12月30日在工商部门以个体工商户名义申请办理了营业执照。2000年5月8日，汤建英代表加工场与苏州香华电器有限公司签订租房协议，承租该公司位于苏州市阊胥路221号房屋用于加工场经营场所。周颖、汤建英共同受让并经营加工场，双方各自出资75000元。自2001年起，加工场逐步产生盈利，双方均等分配收益。2001年始，因双方为合伙事务发生争议，周颖于2001年8月5日离开加工场。同年8月29日，周颖向法院起诉，要求解除与汤建英的合伙关系，依法分割加工场包括注册商标专用权在内的一切有形和无形资产。苏州市沧浪区人民法院一审并苏州市中级人民法院二审，确认：双方之间合伙关系于2001年8月5日解除；汤建英在判决生效后一个月内支付周颖合伙财产折价款189999.25元。在双方为加工场合伙关系及财产分割纠纷诉讼期间，汤建英擅自将加工场作为转让人，将 “好得睐”注册商标转让给其本人，于2003年6月7日取得了核准转让注册商标证明，侵犯了周颖的合法权益。周颖是加工场合伙人，加工场是“好得睐”商标的注册人，周颖依法享有“好得睐”注册商标专用权。为此，请求法院依法确认周颖与汤建英各半享有“好得睐”注册商标专用权；判定汤建英擅自将“好得睐”注册商标转让于其名下行为无效。

 汤建英一审辩称，1、周颖主张注册商标转让于汤建英名下应属无效的诉讼请求，缺乏事实和法律依据。周颖自2001年8月5日退出加工场后，加工场的所有经营管理均为汤建英一人负责，且加工场本身工商登记即为个体工商户，加工场所有人、经营人及商标实际使用人均为汤建英，其转让行为完全合法有效，商标局也核发了注册商标转让证明，认定汤建英为“好得睐”注册商标的唯一合法所有人。周颖主张注册商标转让无效，应向商标评审委员会申请裁定，法院应驳回其起诉。2、周颖诉请与汤建英各半享有“好得睐”注册商标专用权，无事实和法律依据。两级法院对双方共同经营加工场关系的审理裁判确定的事实是，周颖于2001年8月5日离开加工场，此后，加工场为汤建英独自经营，双方以2001年8月5日为基准日以前的所有资产及债权、债务进行了分割，由汤建英以金钱方式补偿了周颖，该事实表明周颖放弃了对加工场资产的所有权及经营权，其中当然包括“好得睐”商标专用权。另，加工场使用“好得睐”商标于2000年12月方获得注册，在2001年前均为亏损状态，商标价值不大。而后该商标无形资产能够有所增值，都是在周颖退出后，在汤建英付出大量辛勤努力下才获得的，周颖主张分享该商标专用权，于理于法不通。请求法院驳回周颖的全部诉讼请求。

 汤建英一审反诉称，其与周颖自1999年12月25日出资受让加工场合伙经营，2000年12月7日加工场注册“好得睐”商标，2001年8月5日双方合伙关系解除。法院已生效判决判令加工场归汤建英，汤建英将加工场资产的一半折价款支付给周颖。之后，该加工场一直由汤建英经营。后加工场依法注销，汤建英作为加工场唯一经营者，将该商标转让给汤建英，2003年6月7日，核准转让注册。之后，汤建英将“好得睐”商标用于其现有公司苏州市好得睐美食食品有限责任公司（以下简称好得睐公司）。汤建英独立经营，对“好得睐”商标进行了大量的维护，使该商标的无形资产价值有了新的提高。由于周颖与汤建英产生纠纷，双方无法再对商标进行合理共同使用。（2003）苏中民一终字第26号民事判决书已确认加工场资产归汤建英所有，该商标作为资产的一部分，其专用权应归汤建英所有，合伙期间该商标的使用权经济价值归双方所有。为对该商标合理使用，发挥经济价值，有利于经营发展，请求法院依法判令：1、“好得睐”注册商标专用权归汤建英所有；2、分割2000年12月7日至2001年8月5日期间“好得睐”注册商标的财产价值，总值10000元，各方5000元。

 周颖针对反诉一审答辩称，1、反诉请求是相互矛盾的，第一项请求成立就不存在反诉可以分割商标的财产价值；2、汤建英称其作为加工场的唯一经营者是错误的，合伙关系解除并不等于周颖享有的商标权利价值终止；3、汤建英将该注册商标用于其开设的公司，而且在外包装袋上打上该商标，属于侵权。请求法院驳回汤建英的诉讼请求，并且依法分割“好得睐”注册商标价值，该分割不仅是1999年至2001年8月5日，而是应该计算至本案生效判决止。

 一审法院查明：

 1999年1月,章建坤投资开办个体工商户加工场〔以下简称加工场（章）〕，注册号金工个字1-9052号，实际与自然人王未共同经营。1999年7月12日，加工场（章）向商标局申请在第29类商品中注册“好得睐”商标。1999年12月25日，周颖、汤建英作为乙方，与章、王两人作为甲方签订协议一份，约定甲方将加工场（章）整体转让给乙方。协议签订后，章建坤即注销了加工场（章）。2000年5月16日，汤建英经向工商部门申请开办了个体工商户性质的净菜加工场，名称与章建坤的净菜加工场名称相同，亦为“苏州市金阊区好得睐美食净菜加工场”，营业执照注册号3205043220847，经营地点为汤建英承租苏州市阊胥路221号的用房，与周颖共同经营。2000年12月7日，商标局经审定向加工场核发了第1486391号商标注册证，核定使用商品为第29类，注册有效期自2000年12月7日至2010年12月6日止。周颖、汤建英合伙经营加工场〔以下简称加工场（汤）〕期间，2000年度亏损，自2001年起，加工场逐步产生盈利，双方均等分配收益。同时，自2001年起，双方因合伙事务发生争议，周颖于2001年8月5日离开加工场（汤）。同年8月29日，周颖向法院起诉，要求解除与汤建英的合伙关系，依法分割加工场（汤）包括注册商标专用权在内的一切有形和无形资产。经苏州市沧浪区人民法院一审和苏州市中级人民法院二审后认为，周颖、汤建英双方间虽无书面合伙协议，但转让加工场（章）的协议中受让方有双方共同签名，帐本中也有双方共同各半出资的记录，双方又实际共同经营，共担风险，应确认两人构成合伙关系，加工场（汤）营业执照虽登记在汤建英名下，但不影响事实上双方合伙关系的成立；鉴于双方于2001年8月5日分开，加工场（汤）由汤建英独自经营，周颖要求解除双方合伙关系的诉讼请求，应予支持；汤建英应将加工场当时资产的一半折价付给周颖；至于“好得睐”商标使用权问题，可另行处理。苏州市中级人民法院于2003年5月16日作出（2003）苏中民一终字第26号民事终审判决：判决双方之间合伙关系于2001年8月5日解除；汤建英在判决生效后一个月内支付周颖合伙财产折价款189999.25元。该二审判决生效执行完毕，周颖于2004年11月15日提出本案商标权权属纠纷。

 又查明，2001年8月5日周颖离开后，加工场（汤）由汤建英独立经营。2002年8月19日,汤建英注销加工场(汤),并在其后另投资设立好得睐公司开展经营。2002年11月8日，汤建英以加工场（汤）作为转让人，汤建英为受让人，办理了本案诉争的“好得睐”注册商标转让手续，商标局于2003年6月7日核发了核准转让注册商标证明。之后，汤建英以使用许可方式授权好得睐公司使用“好得睐”注册商标。在自2001年8月5日汤建英独立经营加工场（汤）及其后投资经营好得睐公司至2004年11月15日期间，“好得睐”净菜产品经营规模较原加工场有大幅度发展上升，产品覆盖面及经营额大幅上升。“好得睐”净菜品牌的发展得到了《劳动报》、《消费者周刊》、《苏州日报》等媒体的积极报道。就“好得睐”注册商标资产价值状况，诉讼中经司法委托北京同力和资产评估有限责任公司予以无形资产价值评估，结论为：“好得睐”注册商标在评估基准日2001年8月5日的在用价值为人民币41万元；在评估基准日2004年11月15日的在用价值为人民币686万元。2004年11月15日，周颖提起本案诉讼，请求分割第1486391号“好得睐”注册商标专用权。汤建英提出反诉，请求判令其享有第1486391号“好得睐”注册商标专用权，同时折价补偿周颖。

 本案一审争议焦点为：1、第1486391号“好得睐”注册商标权属的确定；2、引发本案纠纷的责任。

 一审法院认为：

 根据商标法第三条规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。本案当事人周颖、汤建英就第1486391号“好得睐”注册商标发生权属纠纷，但经查，该商标系章建坤、王未经营的加工场（章）于1999年申请注册，并于2000年12月7日获商标局颁发商标注册证。后章建坤、王未与周颖、汤建英间协议整体转让加工场资产，但双方间未依法办理“好得睐”商标注册人的变更手续，加工场（汤）从未依法受让第1486391号“好得睐”注册商标。汤建英在2002年11月8日以加工场（汤）作为转让人，汤建英为受让人，办理的“好得睐”注册商标转让注册手续，该名义转让人加工场（汤）与第1486391号“好得睐”商标注册人加工场（章）系不同的个体工商户，加工场（汤）替名加工场（章）作为商标注册人申报取得商标局核发核准转让注册商标证明的行为，不具有真实性，缺乏法律有效性。有鉴于此，本案中周颖、汤建英尚未有效取得第1486391号“好得睐”商标注册证，双方间现提起诉讼，要求相互间分享或分割注册商标权，缺乏基本的合法权利凭据，对双方诉讼请求，均应予以驳回。

 至于引发本案纠纷的责任，章建坤、汤建英作为前后两个加工场的业主，未依约并依法及时办理“好得睐”注册商标的权利转让手续，对注册商标专用权的转让程序遗漏负有直接责任。周颖作为汤建英合伙经营人，共同经营加工场（汤），但疏忽于督促办理商标转让，亦负有不可推卸的责任。对现商标权属诉讼请求的驳回，周颖、汤建英应各自承担责任，本案中汤建英为支持其主张向评估机构预付的评估费用，应由汤建英负担。

 综上，一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《中华人民共和国民法通则》第二十六条、第二十九条，《中华人民共和国商标法》第三条第一款、第三十九条，参照国务院《城乡个体工商户管理暂行条例》第四条之规定，判决：一、驳回周颖对汤建英的诉讼请求；二、驳回汤建英对周颖的反诉请求。案件受理费1000元由周颖负担。反诉案件受理费500元，评估费40000元，合计40500元，由汤建英负担。

 宣判后，周颖不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销原判，改判支持其一审的诉讼请求。理由为：一、原审判决认定其和汤建英尚未有效取得第1486391号“好得睐”商标注册证，并进而认为其尚未获得该商标的共有权，缺乏事实依据。“好得睐”商标是商标局核发给加工场的，而由于原加工场的权利人已经在商标核发之前将所有相关的资产和权利转让给汤建英和周颖，而后者也同样注册了加工场，由此该商标权自然属于由汤建英和周颖共同开办和经营的加工场，而无须办理另外的商标转让事宜。二、原审判决虽然在事实认定中认为汤建英擅自转让商标的行为不具有真实性，缺乏法律有效性，但是在判决主文中却没有判决该转让行为无效，是不合适的。三、汤建英擅自出让商标的行为已经侵犯周颖的共有权，应该予以赔偿。一审法院对2004年11月15日后直到作出判决的2008年7月8日的“好得睐”商标在用价值未进行委托评估，存在疏漏，不能真实地反映出该商标目前的实际价值。

 汤建英二审答辩称：“好得睐”商标在没有履行相关核准手续之前，应当属于加工场（章），而不属于加工场（汤）。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。

 本案二审的争议焦点为：周颖、汤建英是否已经有效取得“好得睐”商标的专用权。

 双方当事人对于一审法院查明的事实均无异议，本院予以确认。

 本院另查明：

 1999年12月30日，汤建英申请登记成立个体工商户加工场（汤），申请的经营地址为加工场（章）的经营地址，即苏州市西中市81号，2000年1月19日苏州工商行政管理局金阊分局审批同意该登记申请，核发营业执照第3205043110940号；2000年12月7日，商标局核发的商标注册证上显示注册人地址为苏州市西中市81号；2000年1月20日，汤建英申请加工场（汤）经营地址变更，由苏州市西中市81号变更至苏州市阊胥路221号，2000年5月16日苏州工商行政管理局金阊分局审批同意该变更申请，并变更营业执照为第3205043220847号；2001年4月7日，经汤建英申请，商标局亦核准了“好得睐”商标注册人的地址由苏州市西中市81号变更为苏州市阊胥路221号。

 周颖与汤建英在二审中均表示，如果双方当事人已经有效取得“好得睐”注册商标的专用权，该商标专用权可以归汤建英个人所有。

 本院认为：

 一、周颖、汤建英已经有效取得“好得睐”注册商标的专用权

 首先，章建坤、王未在与周颖、汤建英的转让协议书中明确表示，将加工场（章）整体转让给周颖、汤建英；章建坤在与苏州陈全兴律师事务所律师的谈话笔录中亦进一步明确该转让协议书中约定的“整体转让”是指将加工场的生产设备、货物、配方以及处于公告期的“好得睐”商标等一并转让给周颖、汤建英。因此，章建坤、王未已经与周颖、汤建英就“好得睐”商标及将来可能获得的注册商标专用权的转让达成了明确一致的意思表示，转让双方对此不存在任何的争议。事实上，“好得睐”商标获得核准之后，也一直是由周颖、汤建英经营的加工场（汤）在使用，章建坤、王未亦未对周颖、汤建英获得该商标的专用权提出过任何的异议。

 其次，尽管根据《中华人民共和国商标法实施条例》第十七条的规定，章建坤、王未在涉案“好得睐”商标获准注册前转让该商标，应当向商标局办理该商标注册申请的转让手续，其未向商标局办理相应的转让手续存在一定的瑕疵。但是，商标法实施条例只是从规范商标注册申请程序的角度作出上述规定，并没有为申请人转让处于申请阶段的商标设置强制办理转让手续的义务，即没有规定向商标局办理转让手续是申请人转让其商标注册申请的生效要件；同时，本案中“好得睐”商标转让双方的主体具有一定的特殊性，即转让人章建坤、王未在申请注册“好得睐”商标时，系以个体工商户“苏州市金阊区好得睐美食净菜加工场”的名义，而在“好得睐”商标被商标局核准注册之前，章建坤、王未就将加工场（章），包括“苏州市金阊区好得睐美食净菜加工场”的字号使用权及处于公告期的“好得睐”商标整体转让给了周颖、汤建英；其后，章建坤、王未依约注销了加工场（章），汤建英随后以同一字号即“苏州市金阊区好得睐美食净菜加工场”重新申请开办了个体工商户性质的净菜加工场。在这种情况下，是否一定要办理转让手续，法律并没有作出明确的规定，汤建英也表示其与周颖都忽略了在这种情况下是否需要办理转让手续的问题。因此，本案中“好得睐”商标申请权转让的行为并不违反法律的强制性规定，转让行为有效，加工场（汤）有权取得该商标的专用权。

 综上所述，本院认为，由于周颖与汤建英已与章建坤等达成了转让“好得睐”商标的意思表示，该转让行为亦不违反法律的强制性规定，故加工场（汤）自该商标于2000年12月7日被商标局核准后，即享有该注册商标的专用权。因包括涉案“好得睐”商标在内的加工场（章）的所有资产是由周颖与汤建英共同出资受让的，且双方是以合伙的方式共同经营，故涉案注册商标专用权应由周颖与汤建英共同共有。

 二、关于涉案“好得睐”注册商标的处理

 本案系因前一案即周颖起诉汤建英要求解除合伙关系，并依法分割加工场（汤）包括注册商标专用权在内的一切有形和无形资产纠纷案件，未能对涉案“好得睐”商标进行处理而引发的后续诉讼。尽管周颖在本案一审中的诉讼请求是要求确认双方各半享有“好得睐”商标专用权，但是考虑到双方的合伙关系已被前案江苏省苏州市中级人民法院（2003）苏中民一终字第26号民事判决书判决解除，且周颖离开加工场（汤）之后亦从事同类的净菜加工，如果对涉案商标不进行分割，仍判定由周颖与汤建英共同享有，将会导致商品来源与经营主体的混淆，无法实现商标表明商品来源的功能。因此，本案不宜将“好得睐”商标判归双方共同共有，而应进行分割处理。

 考虑到自周颖离开加工场（汤）后，“好得睐”商标一直由汤建英在实际使用，且周颖在二审中亦表示同意将该注册商标判归汤建英个人所有，因此，本院认为在对涉案商标进行分割处理时，应将“好得睐”商标判归汤建英个人所有。对于周颖应得的涉案商标的价值部分，由汤建英作价补偿。

 关于作价补偿的数额，本院认为，商标作为一种无形资产，其价值的增长主要是依靠长期的使用和辛勤的培育。周颖虽然是“好得睐”商标的共有权人，但其在2001年8月5日离开加工场（汤）后，就没有再使用过该商标，该商标一直是由汤建英在积极地培育和宣传，且由于汤建英的长期使用和辛勤培育，使得该商标的商业价值获得大幅度的提升。因此，在确定“好得睐”商标作价补偿的数额时，应以2001年8月5日周颖离开加工场时的商标价值即41万元作为基础，结合汤建英在涉案商标的无形资产提升过程中作出的主要贡献、周颖在涉案商标的争议得到解决之前仍然是商标的共有权人等相关因素，酌定汤建英作价补偿周颖人民币42万元。至于周颖要求补充评估2004年11月15日至今的商标在用价值，并主张享有自周颖离开加工场至今的涉案商标在合伙解散后的经营增长价值，本院认为，对于涉案商标的经营增长价值，周颖并没有作出积极的贡献，且本院在衡量汤建英作价补偿周颖的相关数额时，已经考虑了周颖作为共有权人的身份，因此本院对周颖要求补充评估的主张不予支持。

 周颖还认为，一审法院应当认定汤建英擅自转让“好得睐”商标的行为无效。为此，本院认为，虽然双方的合伙关系已于2001年8月5日解散，但在涉案商标专用权作为合伙财产而未处理前，该商标专用权仍应由双方共同共有，周颖仍然是该商标的共有权人，因此在没有获得周颖同意的情况下，汤建英擅自以加工场（汤）作为转让人，以其个人作为受让人，转让“好得睐”商标的行为存在一定的瑕疵。但是，如前所述，如果周颖与汤建英共同享有“好得睐”商标的专用权，将会造成商品来源和经营主体的混淆；况且汤建英在周颖离开加工场后长期使用涉案商标，周颖个人却从来没有使用过；周颖亦同意将涉案商标判归汤建英个人所有等因素，本院最终也已经确认将“好得睐”商标判归汤建英个人所有，由汤建英支付周颖42万元作价补偿款，因此确认汤建英转让“好得睐”商标行为无效亦无必要。

 综上所述，周颖的部分上诉理由与请求于法有据，本院予以支持。一审判决认定事实清楚，但适用法律、实体处理结果不当，应予纠正。依照《中华人民共和国民法通则》第七十八条，《最高人民法院关于贯彻执行＜中华人民共和国民法通则＞若干问题的意见（试行）》第54条、第90条，《中华人民共和国商标法实施条例》第十七条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项之规定，判决如下：

 一、撤销江苏省苏州市中级人民法院（2004）苏中民三初字第0110号民事判决；

 二、涉案“好得睐”注册商标归属汤建英个人所有；

 三、汤建英于本判决生效之日起十日内给付周颖人民币42万元。

 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

 一审本诉案件受理费人民币1000元，一审反诉案件受理费人民币500元，评估费人民币40000元，合计41500元，由周颖与汤建英各半负担20750元；二审案件受理费人民币1000元，由周颖与汤建英各半负担500元。周颖预交二审案件受理费中的剩余部分500元由本院退还，汤建英应负担的二审案件受理费部分于本判决生效之日起十日内向本院交纳。

 本判决为终审判决。

 审　判　长　吕 娜

 代理审判员　刘 莉

 代理审判员　 施国伟

 二○○九年七月二十六日

 书　记　员　 陈 亮