商标的显著性也称作商标的区别性或识别性。商标的显著性一般出现在各国商标法的商标定义中，而最具代表性的可见之於《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS)第15条中的规定：“任何能够将一个企业的商品或服务与其它企业的商品或服务区别开的标记或标记的组合，均应能够构成商标”。中国《商标法》对商标的显著性也有明确的要求，即“商标使用的文字、图形或者其组合，应当有显著特徵，便於识别”。而缺乏显著性的标记由於无法起到商标的区别作用，在世界各国均不能作为商标得到注册和保护。

鉴於商标显著性的确定涉及多方面的因素，本文拟结合外国商标法及国际条约中的有关规定，对商标显著性的认定方式、商标显著性的取得和丧失等方面的问题进行全面的论述，希望对中国《商标法》下一步的修改有所裨益。

商标显著性的认定方式

首先，商标的显著性是相对於指定的商品和服务而言的。尽管这一原则看起来显而易见，但在实践中明确这一原则仍然是有价值的。例如，美国的商标法理论就根据这一原则将商标分为四种，即臆造商标(fanciful mark)、任意商标(arbitrary mark)、暗示商标(suggestive mark)和叙述商标(descriptive mark)。

臆造商标是象“柯达KODAK"，“施乐XEROX"这样由臆造词构成的商标，由於这种商标不会与任何商品或服务发生联系，因此在所有商品和服务上都具有显著性；任意商标是一种非独创的标记，因与指定的商品或服务无关，能起到区别作用。象“苹果”就是这样的标记，它可以作为电脑或服装的商标，但不能作为苹果本身的商标，因为它作为该商品的通用名称显然缺乏显著性；暗示商标是指象“微软MICROSOFT”、“最後的晚餐”①或“易事通EASYTONE”②这样的标志，当它用作计算机软件、杀虫剂或电话机的商标时，虽然暗示了商品的特点，但因为不是直接叙述，仍可作为有效的商标；叙述商标是指直接叙述商品或服务特点的商标，如用於计算机键盘的“104键”，用於寻呼机的"EASYCALL"。③从商标保护的效力 (强度和范围)来讲，臆造商标最强，任意商标和暗示商标次之，叙述商标则最弱。

其次，商标的显著性是就整个商标而言的，这一原则具体体现在《保护工业产权巴黎公约》第六条之五B.2)中。根据该款规定，巴黎联盟成员国对於在原属国注册的商标应给子同样保护，除非该“商标缺乏任何显著性，或者纯由在商业中用於表示种类、质量，数量、用途、价值、产品出产地或生产年代的符号或标记组成，或者纯由在请求保护国的现代语言或诚实一贯的商业惯例中成为常用的符号或标记组成。”这一原则在各国的商标立法中都得到了贯彻和遵守，只是在具体表述上存在一定的差别。此外，保护立体商标的国家一般还会规定，纯由商品性质或功能所决定的外形，或赋予商品以基本价值的外形缺乏显著性。

因此，认定商标的显著性时应采用整体否定法，即除非商标不含任何显著性，均应认为商标整体上具有显著性。有的商标可能只有某一部分具有显著性(如 Nescafe)，有的商标可能各个部分均不具有显著性(如 International Business Machines)，但只要整体具有显著性，就不能仅仅因为商标中包含了不具有显著性的部分，就简单地加以驳回。强调这一点与我国《商标法》第八条的规定过严有关。该条的措辞是，“商标不得使用下列文字、图形”，也就是说，只要含有非显著成分的商标即不得注册。而这样，无形中提高了门槛，使一些原本可以注册的商标被拒之门外，例如“PEPSI LIGHT”在我国即因含有“LIGHT"一词而被驳回注册。④

事实上，对整体具有显著性的商标所包含的非显著成分，可以从两方面进行处理。首先，可要求申请人删除该部分，或在其不愿删除的情况下声明放弃专用权。欧洲《共同体商标条例》第38条规定：“商标中含有缺乏显著性的部分，且该部分放入商标内可能会对商标的保护范围产生疑义时，商标局可以作为注册的条件，要求申请人声明就该部分不要求专用权。”美国商标法第6条也允许放弃不能注册的部分；同时规定，放弃不得影响被放弃部分已经取得或将要取得的权利，尤其是在该部分对商品或服务而言已经或将会具有显著性的情况下，不得影响申请人另一次申请注册的权利。这样对保护申请人的利益当然更为有利。

其次，即使没有作这样的声明，注册含有缺乏显著性的部分的商标，也并不意味着可以用该部分妨碍他人的正常使用。TRIPS协议第l7条就规定，他人在顾及商标所有人正当权益的情况下，可以善意使用商标中的叙述性词汇。作为对商标权利的一种限制，这一规定在大部分国家的商标法中都可以找到。

需要说明的是，我国在商标审查实践中已基本采纳了上面第一种做法，即在商标图样含有《商标法》第七条、第八条第一款第(5)、(6)项禁用的部分，而又需要整体使用的，如果申请人声明放弃该部分的专用权，则可以在注明“某某部分不在专用范围之内”的情况下将其商标整体注册。在商标复审中也有类似案例，如申请使用在缝纫机针上的"SCHMEITZ NADELN及针的图形”商标，由於在申请注册时已放弃了"NADELN(针)及针的图形”的专用权，因而被认为在进行整体使用时不会妨碍他人的正常使用最终获得了注册。⑤

但只要《商标法》的措辞不变，这种做法的合法性就有待商榷。因此，根本的办法还在於修改《商标法》，对商标显著性的整体认定、非显著部分的放弃以及叙述性词汇的善意使用等问题，在《商标法》中作出明确规定。

商标显著性的取得

臆造商标、任意商标乃至暗示商标由於本身所具备的固有显著性可以直接作为商标注册，因此不是本文论述的重点。

一般认为，叙述商标因使用了大家都有权使用的属於公共领域的词汇而不具有显著性。然而，TRIPS协议第 15条规定，“即使有的标记本身不能区别有关的商品或服务，成员亦可根据其通过使用取得的显著性决定是否注册”。所谓通过使用取得的显著性主要是指，在经过长期使用後标记已被消费者及工商界认为能起到区别出处的作用，从而产生了“第二含义”，即比标记本来含义更强的商标含义。《巴黎公约》第六条之五C.1)也有类似规定：“在决定一个商标是否符合保护条件时，必须考虑所有实际情况，特别是商标已使用时间的长短”。

上述原则己为大多数国家的商标立法所接受，但对於哪些成分可以通过使用取得显著性，以及对通过使用取得显著性的时间要求，各国的规定则不尽一致。

关於可以通过使用取得显著性的成分，法国、德国、英国等大多数欧盟成员国的商标法及欧共体商标法，均允许叙述性词汇、商品或服务的常用名称乃至通用名称通过使用最终获得显著性，但具有技术功用、美学价值或为商品本身性质所决定的商品或其包装的外形，则不具有这样的可能。这主要是为了避免本应由专利或外观设计保护的外形通过商标获得保护，或超过专利或外观设计保护期限的外形通过商标继续获得保护；瑞士商标法规定，“公共领域的标记只要被公认为商标也可受到保护”；美国则允许叙述性词汇、纯地理词汇及姓氏，例如“SHARP”电视、“DIGITAL'’电脑、“WINDOWS”软件、“CHIN CHIN"威士忌、“McDonald's”汉堡包，在通过使用取得显著性，即具有“第二含义”时予以注册；美国甚至允 ：许诸如使用在不含蜡的玻璃除垢器上的“玻璃腊”商标，使用在不是在意大利生产的蔬菜罐头上的“意大利少女 Italian Maid”商标，在通过使用取得“第二含义”时也于以注册。因为这种商标虽然包含不实之辞，但一般不会影响消费者的购买决定。⑥相比之下，西班牙、日本在这方面的规定较为严格，也更为合理。西班牙商标法第11条只允许叙述性词汇可以通过使用取得显著性，商品或服务的常用或通用名称、单纯的颜色及以上提到的外形则不具有这种可能性。日本商标法亦不允许商品或服务的常用或通用名称通过使用取得显著性。

至於显著性认定中的时间要求，可以分为注册前取得和注册後取得两种情况。

实行注册制度的国家，在审查注册申请时一般都会承认已通过使用取得的显著性。例如，美国商标法第2条规定，如果在申请注册之日前，申请人使用在商品上的标志已在商业中独家连续使用五年，专利商标局局长即可将此作为该标记已具有显著性的初步证据加以接受。当然，在实际审查中还可能要求提供额外的证据。

对於并无显著性却获得注册的商标，根据《巴黎公约》第六条之五C.1)的规定，注册後通过使用取得的显著性应当予以承认。事实上，不少国家均承认注册後取得的显著性，例如欧洲《共同体商标条例》第5l条之2，英国商标法第4了条之l及西班牙商标法第47条之2中均有类似规定。德国商标法第50条规定了商标注册十年之後不得再追究显著性问题。日本商标法第47条则规定，商标一旦注册满五年，不能以缺乏显著性为由对注册的效力作出质疑。

虽然我国在商标实践⑦中，已经认可了商标的显著性可以通过使用取得的理论，但我国《商标法》对此问题未作规定。考虑到有些地名如“东方”、“凤凰”等在单独使用时不具备地名含义，《商标法》规定了地名具有“其它含义”的可以注册。但这一规定并没有涉及地名是否可以经过长期使用取得作为商标的“第二含义”的问题，而显然只有用“第二含义”而不是“其它含义”的概念，才能对含有地名的商标能否取得注册作出正确的判断。另外，对於商标注册後是否可以通过使用取得显著性以及对违反《商标法》第七条有关显著性规定的商标注册如何处理，都需要在修改《商标法》时，从实际出发，在承认商标显著性可以通过使用取得的前提下，根据不同情况分别作出规定。

商标显著性的丧失

一般说来，商标一旦获准注册即被推定为具有显著性，但认为注册以後就可以高枕无忧则很危险，因为正如商标的显著性可以通过使用取得，商标的显著性也可以通过不当使用而丧失。有些商标，特别是一些用在新产品上的商标以及知名度特别高的商标，在使用中会被人当作商品的通用名称，企业如果长期这样使用，商标就会逐渐丧失区别商品出处的功能，最後成为商品的通用名称，导致商标的退化(degeneracy)。这种情况虽不常见，但一旦出现则会对企业造成巨大损失，尤其是往往因为经营过於成功才出现这种结果，因此更需要引起重视。

目前，各国在对待商标显著性丧失或退化的问题上认识尚不一致，其中美国的规定最为严厉，只要商标已成为商品的通用名称，不管是谁造成的，一律可撤销该商标注册。最典型的例子是，过去曾经是商标的Aspirin， Cellophone及Thermos，现在已退化为乙酰水杨酸、透明玻璃纸和保温瓶的通用名称。法国1991年修改前的商标法则根本不承认商标会退化，同样是Cellophone，法国最高法院1966年裁定，只要申请时商标具有显著性，且商标所有人不断进行续展，就不能“因为公众的使用而剥夺该商标”。法国於1991年接受了欧共体协调成员国商标立法的指令，与其它欧共体国家一起采取了一种比较适中的立场，在修改後的商标法中规定，由於申请人的作为或不作为，而使商标在商业中成为指定商品或服务通用名称的，商标注册可以被撤销。所谓“适中”，是指上述做法没有象美国那样一刀切，而是在承认商标可能退化的前提下规定，商标所有人只有在可为而不为的情况下才承担退化的後果；至於采取措施後仍不能阻止的退化，则不会影响商标注册的效力。

鉴於商标丧失显著性的後果十分严重，各国在认定时一般都很谨慎，例如法国巴黎上欣法院在“Perfecto”一案中就特别强调，使用该商标的服装虽然已成为飞车族的“统一制服”，但“不能把商标的知名度和商标的退化混为一谈”。关於认定商标退化的标准，美国在这一问题上也持慎重态度。美国商标法第14条规定，在判断是否产生退化时，不能仅仅因为该商标也被用作某种独特商品或服务的名称，或用来识别该商品或服务，即被视为该商品或服务的通用名称，在确定注册商标是否已成为商品或服务的通用名称时，首先应考虑注册商标对有关公众所具有的主要含义，而不是购买人的动机。我国商标评审委员会在“敌杀死”商标异议复审案中也指出，由於对“敌杀死”的广泛宣传，一些消费者或有关部门编辑的产品目录、汇编将其作为商品名称或别称看待，但这只是一种误解，不能据此证明“敌杀死”是商品的通用名称。⑧

为了使商标所有人更好地避免商标退化，欧共体商标条例第10条、德国商标法第16条、瑞士商标法第16条及美国商标法第32条均规定，商标所有人享有字典订正权，即如果某一商标被作为商品或服务的通用名称收入字典、百科全书、参考读物或电子数据库，即使作为非商业性使用，商标所有人也有权要求出版人立即或至少再版时注明该标记为注册商标。

另外，个别退化的商标也能起死回生。例如“Singer胜家”和“Goodyear固特异”两个商标，在美国一度成为缝纫机和橡胶的代名词，美国最高法院曾在十九世纪末判决这两个商标丧失显著性。後来经过两家公司的大量的宣传，包括在产品上特别标注真正的产品名称，这两个商标才重获新生。很有意思的是，我国《商标法》虽然对商标显著性丧失的问题只字未提，但本世纪八十年代当 Jeep(吉普车)和Freon(氟利昂)在中文中已分别成为越野车和制冷剂的通用名称时，我国考虑到这两个标志已在世界其它国家广泛注册，知名度较高，重新将其作为商标保护，并向全国发文要求使用越野车和氟制冷剂作为商品的规范名称。这说明商标丧失显著性的问题离我们并不遥远，尽早在《商标法》中对此问题作出规定，无疑会有助於解决商标退化带来的问题。

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① 国家工商行政管理局商标评审委员会编:《商标评审指南》,工商出版社1996年版,第6l页。

② 见注①,第74页。

③ 见注①,第44页。

④ 国家工商行政管理局商标评审委员会编:《商标评审案例选编》,工商出版社1994年版,第54页。

⑤ 见注①,第72页。

⑥ C.R.麦克马尼斯著:《不公平贸易行为概论》,中国社会科学出版社1997年版,第74—75页。

⑦见注④，第26—27页。

⑧见注④，第10页。

编辑日期：1999-2

作者：黄晖

(作者单位: 中国国家工商行政管理局商标局)