试论抢先注册商标的法律性质
导读:
抢先注册商标作为事实早已存在,只因新闻媒体"炒",顿成人们关注的热点之一。但目前。对抢先注册商标进行理论分析的文章很少,本文试图就此作出探索。
一、抢先注册商标的事实与概念
1994年时,就有论者指出:"目前我国抢先注册(该文仅限于讨论使用在先而未注册的商标--引者)事例频频发生,商标先使用人未及时注册,其权益未受到法律保护,只好忍痛割爱,另起炉灶,或重金赎回,而商标注册人则无偿取得该商标的所有权"。在国外,早在1967年,我国用于蚊香的雄鹰牌商标被外商抢先注册,1980年用于珍珠霜的芭蕾牌商标在香港、印尼、新加坡被外商抢先注册。日本大发汽车株式会社在与天津汽车工业公司合作时,抢先在中国注册了"大发"商标,迫使天津汽车工业公司改用"华利"、"夏利"商标。"同仁堂"、"竹叶青"、"凤凰"商标分别在南韩、印尼被他人抢先注册。日本东京大荣株式会社在1992年将天津"狗不理"商标向日本特许厅申请注册。可见,在抢先注册商标案例中,有中国人在中国抢先注册中国人使用在先的商标;有外国人在中国抢先注册中国人使用在先的商标;有外国人在本国抢先注册中国人在其本国使用或尚未使用的商标。被抢先注册的商标有商品商标,也有服务商标;有未注册的商标,也有已在中国注册而未在另一国注册而在该国被抢先注册的"注册商标";有普通商标,也有驰名商标。抢先注册商标是一个早已广泛存在的事实。
抢先注册商标是一个非法律术语,其没有确定的内涵和外延,人们使用"抢先注册商标"时也是各取所需,具有很大的随意性,其含义近似的称谓还有"商标抢注"等。我们认为"抢先注册商标"是指在同一种或类似商品上,将他人使用在先而未注册的相同或近似的商标予以申请注册并获准注册,或已注册商标或驰名商标因未在他国或地区申请注册,他人在同种商品或类似商品上将已注册商标或驰名商标之相同或近似商标在该他国或地区予以申请注册并获核准的情形。
目前,除美国、菲律宾等极少数国家在商标专用权取得上采用使用取得制度外,绝大数国家都采用注册取得商标专用权制度。在采用注册取得制国家中,具体规定又有差异,有的国家商标专用权授予先申请者,同日申请的,由申请人协商或抽签决定或主管当局决定该商标专用权授予谁。有的国家规定商标专用权授予先申请者,同日申请的,授予使用在先的申请人。商标专用权注册取得制国家均采用在先申请制,商标专用权只能授予先申请人,因此,可以说,只要采用注册取得商标专用权制,就可能发生"抢先注册商标"之情势。
二、抢先注册商标的法律分析
抢先注册商标的法律性质,目前有如下几种看法:1、抢先注册商标是商标制度实行注册原则的国家必然出现的现象,只要本身符合商标注册的条件,应当给予专用权;2、我国实行的是自愿注册制度,就必然有一部分未注册商标,既然未注册商标的存在是合法的,就应受到法律保护,视所有的抢先注册行为为非法;3、主张采用相对注册原则,有条件地确认抢先注册他人先使用的商标行为为商标侵权行为;4、认为抢先注册商标是注册不当,故应取消。笔者认为,抢先注册商标的法律性质要分类具体分析,不宜一概而论。
(一)抢先注册未注册的商标
我国商标法规定:企业、事业单位和个体工商业者对其生产、制造、加工、拣选、经销的商品或提供的服务项目,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册,经商标局核准注册的商标为注册商标,商标注册人享有专用权,受法律保护。可见,在我国,必须经商标局核准注册才享有商标专用权,法律也只保护注册商标的专用权。我国在商标注册制度上采用自愿注册原则(商标的强制注册为例外),经营者对自己提供的商品或服务项目完全自主决定是否使用商标和申请商标注册,任何人无权干涉。同样,任何人也无道德或法律义务让其申请商标注册,以保护其利益。一个商标是否申请注册由商标使用人自主决定。
商标法规定:两个或两个以上的申请人,在同一种商品或服务上以相同或近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同日申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告,公告期(3个月)无异议或异议不成立的,予以核准注册。我国商标未赋予未注册商标使用人任何排他权,在某种商标未注册而有使用的情形,该使用人无权阻止他人在同一种商品、服务或类似商品、服务上以自己使用的相同或近似的商标使用或先申请注册。只有在未注册商标的使用人与未使用人同日申请注册时,根据我国商标使用和申请注册的现状,照顾使用在先的人,使之能获准注册。这个范围是有限的,它不能限制他人进行申请注册,不得违反在先申请原则。未注册商标使用人选择不将其使用的商标进行申请注册这是他的权利。但因无其专用权而无权阻止他人将其先用的商标申请商标注册,不能因其不作为权利的行使不产生法律上的权利而阻止他人通过作为方式取得法律上的权利,否则,对他人是显失公平的。未注册商标的使用人对其使用的未注册商标作了大量的广告投入而未申请或晚于他人在同一种或类似商品或服务上申请商标注册,如被他人抢先申请商标注册,这仅能说明:一、自主决定所致其顾此失彼;二、商标权利意识淡薄;三、眠于权利之上。这当然不能给他提供法律上的保护。在商标专用权注册取得制国家,是否必然发生抢先注册商标行为呢?答案是否定的。只要经营主体商标权意识强烈,在使用商标之前或使用同时就申请商标注册,就不会发生抢先注册商标的事。在商标专用权注册取得制国家,抢先注册商标只能在先使用而后申请注册的情况下发生。视所有的抢先注册商标的行为为非法的观点,其实质是主张使用取得商标专用权,因而从根本上否定了注册取得商标专用权制度,这与我国商标法是完全相悖的,于法无据,因而是错误的。主张"采用相对注册原则,有条件地确认抢先注册他人先使用的商标行为为商标侵权行为"的观点,理由之一是为了"弥补绝对注册原则的缺陷,防止事实上的不公平情况出现。"这种观点一是违背商标专用权注册取得制度;二是为寻求事实上的"公平"而破坏法制。孰不知我们只能在法律面前寻求平等,一切应以法律为准绳;三是混淆了商标注册申请和核准商标注册的性质,前者并不能当然取得商标专用权,后者是商标主管机关授予商标申请人以商标专用权。商标主管机关对某种未取得专用权的商标授予先申请人以专用权并无违法,更非侵犯他人合法商标专用权的侵权。因而,同样是错误的。
如果抢先注册商标是违反诚实信用原则,以复制、伪造、翻译等方式,将他人已为公众熟知的商标进行注册;或侵犯了他人在先的合法权利,例如著作权、专利权、商号名称权等;或以其他不正当手段使本不应注册的商标得以获准注册,则其行为违法。根据我国商标法规定,应认定其注册不当。其注册应予撤销。对于经营者独立完成设计的商标或虽非独立完成设计但未侵犯他人任何在先合法权利的,或方法行为无违法的,只要符合商标法的规定,这种抢先注册商标行为应依法保护其商标专用权。因此抢先注册商标与注册不当是一种竞合关系,不能将二者等同。
(二)抢先注册已注册商标的法律分析
一个商标如已在某一特定国家或地区注册,在注册有效期限内,在正常情况下,他人不可能在原有范围内被获准注册。
《保护工业产权巴黎公》第六条规定:"商标的申请和注册条件,在本联盟各国由其本国法律决定"。"但对本联盟国家的国民在本联盟国家提出的商标注册申请,不得以未在原属国申请、注册或续展为理由而予以拒绝,也不得使注册无效。""在本联盟一个国家正式注册的商标,与在联盟其他国家注册的商标,包括在原属国注册的商标在内,应认为是互相独立的。"
《商标国际注册马德里协定》规定:各缔约国可随时书面通知世界知识产权组织总干事,通过国际注册取得的保护,只有在商标所有人专门申请时,才能扩大到该国。"国际局在通知某项商标注册或根据第三条之三提出延伸保护申请的国家主管机关后,在法律允许的国家内,有关主管机关有权声明在其领土上不能给予该商标以保护。"商标专用权具有独立性、地域性和时间性。权利人权利之获得源自政府授权或确认。独立性决定了商标注册审查标准和权利授予保护各国是独立的,是否加入某保护商标专用权的公约对此并不产生实质影响,地域性决定了一商标在某一个或几个特定国家地区获准注册,只能在特定国家或地区在授权范围内获得保护,在注册国或地区以外的国家或地区,就不能获得保护,非注册国家或地区没有义务也不会保护未在其注册的商标的专用权,这就有可能使甲在丙国将A商标在B种商品或服务上进行了注册,如甲未在丁国为同样的申请注册或后申请注册,则可能会有乙将A商标或近似A商标的商标在B种或类似B种商品或服务上的丁国(严格说:包括甲未获准商标注册的任何国家和地区)申请注册或先于甲申请注册并获准。虽然此种抢先注册商标的行为在道德上似有可议之处,但在法律上,该注册并无不当。该注册申请人因注册而取得商标专用权不具有违法性,在该注册国自当依法受该国法律保护。
在我国,经营者的商标权意识普遍淡薄,属其在我国所有而在一些国家或地区已有一定或较好声誉的商标被他人在该国或地区抢先进行注册,使其在该国或地区使用该商标的商品不能使用在中国注册的原商标,最终或退出该国家或地区市场,或为继续占有市场继续使用该商标而付高价求转让,或另起"炉灶"。经济利益上吃了亏,在法律上无能为力,无法求助于法律的困境就是前述观点的明证。
(三)抢先注册驰名商标
抢先注册驰名商标较之抢先注册先使用的未注册商标、已注册的非驰名商标更复杂。
《巴黎公约》第六条之二规定:"本联盟各国承诺,如本国法律允许,应依职权,或有关当事人的请求,对商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经属于有权享受本公约利益的人所有而驰名、并且用于相同或类似的商标构成复制、仿制或翻译,易于产生混淆的商标,拒绝或取消注册,并禁止使用。""在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制,易于产生混淆时,也应适用。"可见,根据《巴黎公约》,驰名商标的保护范围限于相同或类似商品。"驰名商标的保护只对已经提出申请的注册的或使用的并且用于相同或类似的商品上的其他商标才适用。这些条件是否具备,由接受保护请求的国家的行政机关或司法机关予能决定。"该规定仅适用于驰名商标,不适用于服务标记,但成员国可在类似情况下将驰名商标的规则适用于服务标记。驰名商标被他人抢先注册时,根据巴黎条约第六条之二的规定,自注册之日起至少五年的时间内,驰名商标所有人可提出取消这种商标的请求,公约联盟各国可以规定一个期间。在这个期间必须提出禁止使用的请求。对于依恶意取得注册或使用的商标提出取消注册或禁止使用的请求,不应规定时间限制。"在申请注册或使用和驰名商标相抵触的商标的人知悉是驰名商标,并可能是有意从驰名商标和他所注册或使用的商标之间的可能的混淆获得利益,则通常就有恶意存在。"[参见(荷)博登森浩著《保护工业产权巴黎公约解说》第84页]关贸总协定与世界贸易组织中的《知识产权协议》(Trips)规定:"确认某商标是否系驰名商标,应顾及有关公众对其知晓程度,包括在该成员地域内因宣传该商标而使公众知晓的程度。"巴黎公约1967年文本原则上适用与注册商标所标示的商品或服务不类似的商品或服务。只要一旦在不类似的商品或服务上使用该商标,即会暗示该商品或服务与注册商标所有人存在某种联系,从而注册商标所有人的利益可能因此受损。Trips中将商品商标和服务标记同等保护。但巴黎公约和Trips中均未规定驰名商标的认定标准,虽然Trips中提到认定驰名商标时,"应顾及有关公众对其知晓程度,包括在该成员地域内因宣传该商标而使公众知晓的程度。"但这仅是应考虑的因素而非标准。
国家工商局商标局负责人指出,我国认定驰名商标要考虑如下八个基本条件:一是商标的公众知晓程度和信誉;二是国内外同行业的评价;三是商标使用区域和范围;四是商标使用的时间;五是连续使用的时间;六是广告宣传费用、覆盖地区和在同行业中的比较;七是在其他国家、地区获得注册和使用的情况;八是商标所有人自我保护意识的强弱。可见,我国认定的驰名商标的标准很高,一是8个基本条件本身标准很高;二是符合了8个方面的要求后未必都能认定为驰名商标,因它仅是基本要求而非全部条件。
各国立法、司法、学说关于驰名商标的名称、认定标准、认定机构各异,为保护驰名商标进行的理论和实践探索不可谓不多,但终未形成共识。因此,同一商标是否是驰名商标,不同国家的认定机构可能作出不尽一致的判定。但实践中,多数国家尽可能地保护本国人的商标权利益。如加拿大法院关于加拿大"咖啡屋"公司申请"McBeans''作为商品商标和服务商标注册而与美国麦当劳公司的"McDonald"、"Mcchicken''、"McMuffin''商标纠纷案中,法院判决"咖啡屋"公司的"McBeans''商标在商品和服务上注册是合法的。我国在司法实践中,也扩大了对驰名商标的保护。但有时对外国人所有的驰名商标的保护过宽,如在1989年,杭州某酒厂生产葡萄酒,其注册商标为"天下景"。该酒的外包装的正面和两侧的图形、字体、色彩与美国菲利浦莫里斯公司生产的"万宝路"、"Marlbor"(注册号分别为352035,2794737)卷烟包装盒基本相似,封口上印的商标与"万宝路"卷烟封口亦相近似。该案被认定为侵犯"万宝路"商标的专用权,酒厂被停止销售该种葡萄酒,收缴"天下景"葡萄酒的全部外包装,并对该厂予以罚款。当时,我国已加入巴黎公约,根据巴黎公约和当时国内立法,均无根据作出如此决定,即使我国于1994年Trips上签了字,公知的事实,该协议对我国尚未生效。同时,Trips对驰名商标的保护也不是无条件的扩大到一切领域。因此"天下景"与"万宝路"的纠纷,中方决定不无可议之处。我们认为,不应过早扩大对外国驰名商标的保护范围,承担不应承担的责任,以给国内经营主体更多的生存空间。特别是无法律依据时更应如此。驰名商标在他国或地区被他人抢先注册后,该驰名商标的原所有人的商标专用权能否在该他国或地区获得保护(包括注册在内),最终完全取决于被请求保护的国家或地区的主管机关据其本国的法律认定。其认为他人的抢先注册正当,即合法,原商标所有人将在其辖区内失去该商标的所有权,不能得到保护;反之,如认为其注册不正当,即非法,则能获得保护。
总之,抢先注册商标是否合法,应具体案件依法分析,从而确定其是否合法,不能一概地认为抢先注册商标合法或违法。
编辑日期:1996-7
作者:杨和义
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